Home > Kennisbank > Merkenrecht > Mag je een merk wel gebruiken?
Mag je een merk wel gebruiken? Zo kom je erachter!
Wanneer je een (nieuw) logo, handels- of productnaam hebt bedacht, wil je die het liefst meteen gebruiken. Toch wil je zeker weten dat je hiermee geen inbreuk op het merkenrecht van iemand anders riskeert. Wanneer mag je een teken wel of niet gebruiken? Hoe kom je erachter welke tekens nog beschikbaar zijn?
Wanneer mag je een merk niet gebruiken?
Wanneer je het teken dat al als merk is ingeschreven gebruikt, moet je opletten dat je geen merkinbreuk riskeert. Dit is dus alleen het teken al is ingeschreven als merk. Is het nog niet ingeschreven, dan kan de ander geen beroep doen op het merkenrecht. Wel is een eventueel beroep op het auteursrecht of handelsnaamrecht mogelijk. Wanneer je wilt weten of het gebruik van een teken merkenrechtelijk is toegestaan, dan moet je kijken naar de context en het doel van het gebruik. Gebruik jij het teken in een commerciële context, dus om producten of diensten aan te duiden? Of gebruik je het teken in een andere context?
Gebruik van het teken in een commerciële context
Met gebruik in een commerciële context bedoel ik dat je een teken dat al als merk is ingeschreven gebruikt op productverpakkingen, reclames of andere situaties waarbij de producten of diensten met gebruikmaking van het teken worden aangeboden. Wanneer je wilt weten of dit gebruik merkenrechtelijk is toegestaan, moet je allereerst kijken in hoeverre het ingeschreven merk overeenstemt met het door jou gebruikte teken en voor welke producten of diensten het wordt gebruikt.
Is het teken een 1:1 kopie van het ingeschreven merk en gebruik je het voor dezelfde producten of diensten als waarvoor het merk is ingeschreven? Dan is het waarschijnlijk dat je inbreuk maakt op het merkenrecht van de merkhouder. Is het teken geen 1:1 kopie maar lijkt het heel erg op het ingeschreven merk en gebruik je het voor dezelfde producten of diensten? Dan moet er sprake zijn van verwarringsgevaar, wil de merkhouder er een beroep op kunnen doen. Dit betekent dat consumenten en (potentiële) klanten aan het ingeschreven merk denken, wanneer ze jouw teken zien. Dit mag dus niet en hier zou ik mijn vingers niet aan branden, als ik jou was.
Lijkt jouw teken erg op het ingeschreven merk maar gebruik je het voor andere producten of diensten dan waarvoor het merk is ingeschreven? Dan is minder snel sprake van een merkinbreuk. In dat geval kan de merkhouder alleen een beroep doen op het merkenrecht, wanner hij/zij (reputatie)schade lijdt als gevolg van het gebruik van het teken of jij op oneerlijke wijze zijn voordeel uit het gebruik haalt. Aan deze vereisten is niet zomaar voldaan. Het gebruik van het teken is daarnaast wel toegestaan, wanneer je er een geldige reden voor hebt.
Hi, ik ben Chiara!
Ik ben een creatieveling, net zoals jij! Ik help jou bij het voorkomen van conflicten door het veiligstellen van jouw rechten en het vastleggen van duidelijke afspraken.
Ander gebruik van het teken
Gebruik je het teken in een andere context dan ter aanduiding van producten of diensten? Dan moet de merkhouder aantonen dat je het teken zonder geldige reden gebruikt en hierdoor een ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Dit zijn dezelfde voorwaarden zoals in het laatste voorbeeld hierboven. Ook in dit geval betekent dit: je lijdt (reputatie)schade als gevolg van het gebruik of de inbreukmaker haalt op oneerlijke wijze zijn voordeel uit het gebruik. Dit moet de merkhouder kunnen bewijzen.
Belangrijk is ook hier dat het gebruik is toegestaan, wanneer er sprake is van een geldige reden voor dit gebruik. Een geldige reden kan bijvoorbeeld een handelsnaam zijn die je al hebt gebruikt vóórdat het merk is ingeschreven. In dat geval moet het gebruik van die handelsnaam worden getolereerd door de merkhouder. Is het merk wel al ingeschreven voordat de handelsnaam door jou wordt gebruikt? Dan geldt dit niet. Naast een oudere handelsnaam, kan ook het gebruik van een merk in kunst als geldige reden worden gezien, als je het merk gebruikt als resultaat van jouw creatief vormgevend proces. Hierbij mag je niet de intentie hebben door het gebruik schade toe te brengen aan de merkhouder. Schade kan in dit geval ook reputatieschade betekenen.
Hoe weet je dat een teken nog beschikbaar is?
In het merkenregister en handelsregister kan worden gecheckt of een naam of logo al in gebruik is. Dit geldt niet alleen voor het logo maar ook voor de product- of handelsnaam die als merk zijn ingeschreven (ook wel teken genoemd). Dit kom je alleen te weten door een kijkje te nemen in het merkenregister. Hierbij kun je filteren op de relevante klassen. Echter kan ook een teken dat geen 1:1 kopie is van het ingeschreven merk en gebruikt wordt voor andere producten of diensten inbreuk makend zijn. Je moet dus altijd eerst uitvoerig het merkenregister (laten) checken.
Naast de inschrijving zelf is het ook goed om het gebruik van het merk na te gaan. Wanneer het merk is ingeschreven, maar al 5 jaar lang niet is gebruikt, kun je de merkinschrijving ongeldig laten verklaren. Dit wordt in het merkenrecht nietigverklaring genoemd. Dit is bedoeld om te voorkomen dat iemand een monopolie op een merk krijgt door deze bezet te houden. De merkinschrijving wordt dan ongeldig en je kunt zelf het teken inschrijven.
Wat moet je doen bij inbreuk op het merk van een ander?
Wanneer je erachter komt dat het gebruik van het teken (toch) niet was toegestaan, dan kun je er altijd nog mee stoppen. Klinkt voor de hand liggend, maar dat maakt het niet minder waar. Dat is natuurlijk niet leuk en ook niet wat je wilt, maar je kunt altijd de productnaam of het logo veranderen en een nieuwe bedenken. Betrek in dat geval je klanten bij het proces, zodat zij je ook na wijziging van de naam of logo weten te vinden.
Wanneer de merkhouder een beroep doet op het merkenrecht, kan het dat diegene eist dat je gaat stoppen met het gebruik van de naam en dat je de eventuele schade moet vergoeden. Daarnaast is ook een licentie of overdracht van het merk een optie. In dat geval betaal aan de merkhouder een vergoeding voor het gebruik van het teken. Heb je een sommatiebrief ontvangen van de rechthebbende en weet je niet wat je moet doen? Ik help je graag bij het aanvechten van de brief en het komen tot een schikking.
